执业手记（一）杭州中院首例确认不侵犯注册商标专用权
时间：2013-06-23
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【罗云律师按】执业十多年，总有一些案件值得留存。时光已逝，但轮廓愈发清晰，伏案提笔，实录之。
执业手记 （一）
——《品位》杂志社诉《精品购物指南》报社确认不侵犯注册商标专用权纠纷
文/浙江天册律师事务所 罗云律师
案件回放：
一、突如其来的《律师函》
2010年4月的一天，我的同事，一位执业多年的资深女律师阮海蕾走进我的办公室，递给我一份《律师函》。原来是《精品购物指南》报社委托北京某律师发送给“波尔（四川）文化服务有限公司”（化名，以下简称“波尔”公司）的《律师函》，称：该报社于2007年受让取得“品位”商标，保尔公司出版的《品位》杂志将“品位”作为刊物名称，侵犯其注册商标权；要求保尔传媒停止侵权、赔礼道歉并赔偿损失100万。
原来，被控侵权的《品位》杂志系由浙江文联旗下的《品位》杂志社主办，波尔传媒集团与《品位》杂志社系合作关系，当然，杂志上有波尔传媒的署名。而我的同事阮律师正是浙江省文联的法律顾问。所以，兜兜转转，这封律师函就转到了我们手中。
二、背后曲折，原来孽缘始于当日
波尔传媒收到该《律师函》立即传真给《品位》》，《品位》杂志社的管理层及其浙江文联都非常重视。法律顾问的作用一是预防，二是应对。所以，杂志社第一时间找法律顾问。这件事情涉及到知识产权，阮律师第一时间自然就想到了我。
看过律师函后，我们一起去浙江省文联与《品位》名杂志社负责人沟通此事，起码我们要弄清楚“品位”作为期刊名称使用的情况。
经过沟通，原来他们之前已有一场“战斗”。
《品位》杂志创刊于上个世纪80年代，其前身为《东海》杂志。2000年，经新闻出版总署批准更名为《品位》。提到《精品购物指南》报社，负责人有点义愤填膺，道出个中缘由。《精品购物指南》在北京一带非常盛名，几乎每个地铁站都有该刊物。早在2006年，《精品购物指南》报社就在主办的报纸中附带名称为《品位》的刊物一同出售。不论是刊物还是报纸，都必须取得新闻出版总署的批准的刊号。为此，《品位》杂志社发函给《精品购物指南》报社，要求其停止发行《品位》“杂志”。在屡次要求无果的情况下，《品位》杂志社请求浙江省新闻出版局和中国新闻出版总署处理此事。
经过交涉之后，《精品购物指南》报社停止发行同名的《品位》刊物，但这还仅仅是开始。2007年，《精品购物指南》报社受让取得第16类即期刊、杂志上的“品位”商标。试图借鸡生蛋，报当年一箭之仇！谈到这里，我心下明了，原来孽缘始于当日，对方筹募已久，绝非一时意气。现在，对方已经出招了，接下来就看我们如何应对了。
三、艰难抉择，主动出击还是被动挨打
办了这么多年的知识产权案件，被控侵权的一方基本上都是被动应诉。当然，主动出击的案例还是有的，那就是确认不侵权。但确认不侵权诉讼从未有法律法规或司法解释的依据，虽有在先判例存在，但我们也要慎之再慎。
此次对方显然过分，自己侵权在先，反而倒打一耙。我们究竟能不能主动出击，启动确认不侵权之诉呢？那几天的时间，我的脑海里翻来覆去的就是这个问题。
2010年1月1日，刚刚施行四个月的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。
此时，我大喜过望，确认不侵权之诉起码有了司法解释的依据，尽管该司法解释仅确定专利确认不侵权诉讼，对确认不侵犯商标专用权，应该有参考作用，何况以前的司法实践中也有判例。
作为律师，我当然明白，对方发来侵权警告的《律师函》不等于对方的真实目的就要启动诉讼。许多时候，发送《律师函》只是投石问路之举。但是，对于我方当事人来讲，此事一天没有定论，《品位》杂志的发行就一直存在风险。与其拖而不决，不如索性来个了断。如果对方采取主动，启动侵权之诉，对方很可能将管辖法院确定在北京，届时我方不但要被动应诉，还失去了管辖的便利。我极力主张启动确认不侵权之诉，并将此作为我的法律意见书之重点。
到今天，我仍在庆幸，我们的意见，得到《品位》杂志社高层即其主管单位的支持和认可。要知道，当时我自己对启动确认不侵权之诉都没有必胜的把握，而当事人的果断和勇气，恰是成就这个案件的关键。
下一步，我们就开始筹划布局取证……
四、步步为营，筹划启动确认不侵权之诉
根据司法解释第十八条规定，我方启动确认不侵权之诉，还需要两个要件，即：一、书面催告，即被警告人或利害关系人书面催告权利人行使诉权；二、时间要件，即权利人自收到催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人可以请求确认不侵权。
接下来，我们要发函催告对方行使诉权。当然，不能以律师函回复了。而函件的措辞，也要非常巧妙，既要能达到司法解释的要求，又不能让对方察觉是律师在操控，更不能让对方看出催告行使诉权的意思。短短的四行字回函，花费了我一个上午的时间。记得最后一句为：如果你对我们的回函有异议，请向有关行政部门投诉或者起诉。起草好回函，当然不能以普通的快递发送了，因为这是我们的诉讼中要作为证据的。2010年4月30日，我记得非常清楚，我们通过邮寄公证的方式发送了回函，并制作了公证书。回函邮寄之后，就计算时间了。
回函之后，我们时刻在关注着EMS的走向。在2010年的五一节假日后，我们查到，对方在2010年5月7日签收了回函。对于函件的签收，我们再次公证固定了证据。按时间推算，我们最快的起诉时间是在2010年6月8日。当然，前提是在这一个月内，如果对方识破我们的“计谋”而抢先在北京起诉，我们的计划将落空。
天知道，在这一个月的时间里，我是如何担心，担心对方起诉，担心对方撤回警告……不过，我基本上不太担心对方。因为知道确认不侵权制度的同行少之又少，除非非常资深的知识产权律师。
时间终于到了2010年6月8日，一大清早，我们就拎着早已准备好的起诉资料，来到杭州中院。当然，我们也不能高兴太早，如果对方在6月8日前起诉我们或者撤回律师函，因立案或撤回通知路途需一段时间，所以6月8日我方提起确认不侵权诉讼未必百分之百牢靠。
这里，不得不说的是一点题外话。不可否认，杭州中院民商事立案窗口的法官水平很高，她从不会追问为何要诉对方侵权？对方侵权的证据在哪里？我们的案件，几乎都是一次性立案成功。唯独这次，法官似乎有点拿不准了。她没有问我们，直接电话打到业务庭，旁听得知，这个案件是杭州中院第一起确认不侵犯注册商标权案。以前有过确认不侵犯专利权的。根据而业务庭的意见，可以立案。
一如我们最初预料的那样，杭州中院第一起确认不侵犯商标权案立案了。显然，我们取得了初期的胜利，取得了管辖权，诉讼与踢足球一样，主场很重要，至少免去了劳累奔波。但我清楚的知道，后面我们将要解决根本问题，即本案实体问题，商标与期刊名称的冲突问题。如果确认不侵权之诉只停留在立案的阶段，而不能取得实体的胜利，那我们还是失败的。
五、谁是谁非，确认不侵权之诉与侵权之诉
半个月后，我们收到了对方的管辖权异议申请书。当然，对方的管辖权异议，没有得到杭州中院和浙江高院的支持，法院最终裁定案件由杭州中院管辖。
一个半月后，我们收到北京海淀法院的传票，原来对方在北京海淀区法院启动了侵犯商标权之诉，同时诉我方杂志社和保尔集团侵权。北京案件与杭州案件不同之处在于，我们在杭州起诉是确认不侵犯第16类“品位”商标权，而对方在北京起诉是诉我们侵犯第16类和第42类两类上的“品位”商标权。
针对对方的侵权之诉，我们和保尔集团代理人君和律师，就案件的思路、应诉策略、实体问题进行了多次讨论商议。最后，我们决定对海淀法院的侵权之诉提出管辖权异议。我们的理由是，针对同一事实的侵权诉讼与确认不侵权之诉，应由最先受理的杭州中院合并审理；这一处理方式，是最高院2004年的批复所支持的方式。
但是，管辖权异议不一定会成功。因为，对方在海淀法院起诉的事实还包括了对方认为我方涉嫌侵犯第42类商标的商标权。但当时的情景之下，无论如何，我们都要启动管辖权异议，这是为我方在杭州中院的诉讼争取更多的时间和机会。因为，在北京海淀法院，对方是主场，我们是客场。我们虽然相信法律的公正，但是仍然要避免万分之一的意外。如果海淀法院在杭州中院之前对侵权案件做出裁判，势必会影响杭州中院的裁判。
我们的管辖异议虽然没有成功，但是我们提出管辖异议后，对方在海淀法院的劝说下，撤回对我方第16类商标的起诉，因为我们对16类商标在杭州早先就提起了确认不侵权之诉，这一点，我们认为海淀法院还是很专业和很公证的。我们的管辖权异议程序走了相当长一段时间，直到杭州中院对确认不侵权作出判决之后，北京案件的管辖权异议二审裁定才下来。
我的朋友，写到这里，相信在你们看来，案件还是跌宕起伏，扣人心弦。但是，对于我来说，已经是非常平淡。因为，这个案件的每一步发展，都在我们的预料之中，所以出现任何情况，我们都能游刃有余。
六、庭审激辩，杭州中院看鹿死谁手
确认不侵权起诉半年之后，2010年11月4日，终于到了法庭见真章的时刻。
庭审当日，我和我的同事一同出庭。合议庭成员包括审判长、主审法官、陪审员和书记员，清一色的女将。只有我的对方律师是男士。由于在杭州中院开庭，我方当事人以及其主管单位的相关人员以及保尔集团的法律顾问及相关人员十多人参与旁听。
庭审中，对方律师对我们的取证方式颇有微词，一度情绪非常激动。他一再指出，我方发送回函并提起确认不侵权之诉的方式，有违律师职业道德，他表示愤慨，甚至是不耻。显然，作为律师，我清楚的是知道对方的言辞已经在进行人身攻击。我尚能保持一贯有理有据有节的庭审风格。但阮律师已不能忍受对方的诋毁，她义正言辞的警告对方律师，言辞有辱律师人格，请对方注意措辞。而法官也意识到这个问题，提醒对方律师注意。
经过前面的交锋，对方代理人有所收敛。接下来的庭审，围绕案件的两个争议焦点进行，即我方是否具体提起确认不侵权之诉的要件？我方使用“品位”作为期刊名称是否侵犯“品位”商标权的实体问题进行审理。
在第一个焦点问题上，对方紧紧抓住“律师函是发给波尔集团的，我方不是被警告人或利害关系人，无权启动确认不侵权之诉”。我方认为，《品位》杂志系我方出版发行，我方与保尔集团是合作关系，是本案的利害关系人。对方执意要求我方提供与保尔集团的合作协议。我方则认为，对方警号保尔集团《品位》杂志侵权，我方作为杂志的出版方，当然是利害关系人，根本无须提供合作协议。
在第二个焦点问题上，我们在论证阶段已经查阅的大量资料，参考商标与期刊名称冲突的在先案例，包括《新发现》案、《世界经理人》案等。当然，庭审前，我们已经准备了主张观点，不是唯一，而是多个观点的组合拳。虽然，我们也知道只要其中一种观点成立就能达到目的，但是作为原告，我们必须考虑到所有可能出现的问题，用上所有有用的观点，尽力确保立于不败之地。
我与阮律师配合默契，我主攻法律观点阐述，阮律师主在庭审气势。对方律师再没有强劲有力的观点抛出。一场庭审下来，虽疲惫但信心满满。
庭审结束，我似乎已经看到胜利的曙光。但在判决之前，我丝毫不敢大意。我们随即整理了十几页的代理词，调整了我方在庭审之前的部分观点，放大我们的主要观点，但不忽略其他观点。四天后，我们向法院提交了代理词。
此后，就是静待裁判的时间了。虽时间不长，但对我来说，犹如在漫漫长夜中，期待朝阳的升起……
七、一锤定音，胜诉
两个月后，2011年1月5日，我们收到杭州中院的判决书。
法律支持了我方观点，认为《品位》杂志名称系新闻出版总署批准的，且我方使用方式符合期刊名称使用的规定。期刊名称具有唯一性，我方已经取得《品位》期刊名称，对方就不可能再取得相同的期刊名称，市场上不会出现相同名称的两份杂志，因此不会构成混淆误认。我方使用“品位”期刊名称系正当合理使用。依据《民法通则》第4条即诚实信用原则，判决确认《品位》期刊名称不侵犯“品位”注册商标权。
看到胜诉的结论，我心里的石头终于落地了。但是，我还是感觉到未免有些遗憾。虽然判决书的观点采纳了我的观点，依据上述观点也足以认定我方不侵权。但事实上，我最重要的观点是，“品位”作为期刊名称使用，不是商标意义上的使用，没有标示商品来源的作用，因此不构成商标侵权，而这一观点判决书回避了这一观点。而且，我们还认为本案属于权利冲突，即期刊名称与商标冲突。但期刊名称并不属于法定权利，如果属于法定权利，而且期刊名称核准在先，权利冲突时保护在先权利为原则。杭州中院回避了这一观点，以我方未违反诚实信用为由支持我方确认不侵权的请求。
判决后，对方向浙江省高院提起上诉，但未经开庭审理，后撤回上诉。
八、客场再战，海淀法院庭审实录
在杭州中院判决之后，对方在北京起诉我方商标侵权的管辖权异议程序终于走完，两审均裁定驳回管辖权异议申请，仍由海淀法院管辖。我们明知管辖异议没有道理，但从诉讼策略的角度看还是成功的，因为这样赢得了宝贵时间，即杭州案件的一审判决结果应该在海淀案开庭之前。
2012年2月24日，海淀法院公开开庭审理了侵权案件。我与阮律师代理《品位》杂志社出庭，君和律师代理保尔集团出庭。在庭审的前一天，我们与君和律师分头到达北京，连夜对庭审方案和法律问题进行商讨，虽然在此之前我们已经洽谈过多次。
庭审当日，当我走进法庭，到原定法庭，门未开。快开庭了，该案书记员来电，让我们马上到大法庭。大法庭和旁听席上四五十位的旁听人员，却有点HOLD不住了。原来，海淀法院把本次庭审安排在最大的法庭。而现在，我对这个大法庭不再陌生，去年我代理一件著作权出庭，再次受到大法庭待遇。
庭审结束，与主审法官就案件涉及的问题进行沟通，我才知道，旁听席上是北京大学法学院的学生。而主审法官的话让我记忆犹新，他对参加旁听的北大学生说：有些法官审了一辈子案件，也碰不到这样有意义的案例。我心中暗衬:有些律师，做了一辈子的律师，也碰不到这样的有意义案例。而主审法官和我，无疑都是幸运的。
可惜的是，海淀法院的案件，开庭后不久，对方撤诉。因此，关于是否侵权，至今没有定论。
九、结语
2011年4.26知识产权日来临之际，杭州中院发布2010年度十大知识产权案例，确认不侵权之诉位列其中。
这是我个人办理比较满意的一件案例。
作为律师，永远没有功能名就的一天。我们办理的每一个案件，都有值得深思值得总结的地方。就如这个案件，如果没有过硬的知识产权律师实务经验，我的同事不会与我合作；如果没有对新法的及时学习，不会在第一时间找到确认不侵权的依据；如果不精心研究，则不会找到类似案例，当事人就不会果断决策，决定提起不侵权之诉（上海法院审理的“新发现”案例，该案例与本案类似，不同之处在于该案的商标注册在前，期刊名称在后。上海一中院认为，根据有关规定，市面上不可能出现两本同样名称的期刊，故不会混淆，认为期刊名称不侵犯其商标权。本案商标注册在后，期刊名称在前。既然“新发现”案不侵权，“品位”拥有在先权利，更不侵权。）如果没有对案件的精心策划，就不可能在处理时游刃有余……
