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——记云知队代理上市公司成功应对意大利公司侵害商业秘密案

老客户遇到新问题

H公司系TS（化名）领域国内知名的解决方案供应商，直至2023年，H公司是云知队已经服务七年的老客户。

回想2016年，H公司正值上市筹备之际，曾遭遇台湾竞对W公司进行专利狙击，后经云知队与公司共同努力，检索到一篇极为有利的美国专利，以其作为最为接近的在先技术，针对涉案专利向国家知识产权局提起专利无效宣告请求，并以其作为现有技术在专利侵权诉讼中做现有技术抗辩。最终，涉案专利被国家知识产权局宣告全部无效。隔月，H公司成功上市。

2023年7月，H公司收到意大利S公司的律师函，声称H公司侵害了其商业秘密；2023年8月，H公司的美国客户也收到了意大利S公司的律师函，声称H公司侵权，导致美国客户与H公司的合作迟迟无法推进；2023年9月，S公司再次回函，声称H公司的违反双方的合作协议以及保密协议，要求H公司赔偿其损失3000+万欧元。

“知己知彼、百战不殆”

面对意大利S公司的多封律师函，客户及时联系我们，委托我们具体评估该事件的法律风险。期间，我们梳理了整个事件的来龙去脉：

意大利S公司开发并持有M通信技术（以下简称“M技术”）的相关权利，M技术本身具有传输速率稳定、功耗低等优点，如将其应用于TS领域，可以有效实现TS产品的小型化、轻量化。

2018年，S公司与H公司开始达成合作，约定开发采用M技术进行通信的TS产品（以下简称“P产品”）。其中，根据双方的合同约定，S公司主要提供M技术，因S公司并不具备TS领域的研发及生产经验，故涉及P产品的硬件、软件以及算法等层面的相关技术，均由H公司独立进行研发。随着产品技术的不断更新完善，H公司围绕P产品布局了多件专利。

同时，在合作之外，H公司还利用F通信技术（与M技术完全不同的通信技术，以下简称“F技术”）研发出同样能够实现功耗低、轻量化的TS产品（以下简称“N产品”），并在国内外均进行了专利布局。

N产品推出市场后，与P产品系同类竞争产品。对此，S公司认为，H公司申请的专利违反了双方的合作协议且公开了属于S公司的技术秘密，同时，认为H公司的N产品亦使用了S公司的商业秘密。遂，S公司先后多次向H公司及客户致函。

对此，我们与客户通过多次会议沟通，针对客户提供的双方合作过程中的文件、M技术、H公司申请的专利以及F技术、N产品等相关技术资料进行充分分析后，我们倾向于认为，关于S公司据以主张客户违反双方的合作协议，侵犯S公司的技术秘密，权利依据并不明确，现阶段客户的侵权风险尚可控，但不排除后续S公司会在境内，甚至境外，发动诉讼的可能性。

对此，我们建议客户，针对S公司函件中所声称的违约/侵权行为，尽可能提前收集证据，尽可能提前做好应诉准备。

除夕凌晨的“催告函”

很快，时间来到2024年1月，针对S公司的函件，H公司曾多次回函，表示并未违反双方的合作协议，亦未侵犯S公司的商业秘密。但S公司始终不认可H公司的说明，但未撤回针对H公司及其客户的侵权函件，亦未提起任何诉讼。

对此，根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第十八条，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

我们给客户提出建议，如S公司的发函但迟迟不肯起诉的行为给公司的业务推广、客户合作等产生影响，可以考虑在中国境内针对S公司主动发起确认不侵权诉讼，以此掌握诉讼以及管辖的主动权。但在此之前，按照前述司法解释，程序上我方需先进行书面催告。

对此，客户亦决定不再坐以待毙。遂，我们开始着手准备催告的相关事宜。

2024年2月9日（正值国内的除夕）凌晨，我们将《催告函》通过邮件发送给S公司，正式催告其及时行使诉权。春节假期过后，我们即准备了提起确认不侵犯商业秘密诉讼的起诉材料，已经做好在催告期结束后随时起诉的准备。

意料之内的“起诉状”

2024年8月，客户收到杭州市中级人民法院寄来的S公司的起诉状，主张H公司申请多件专利公开了其技术秘密，以及，利用其技术秘密制造TS产品，遂诉请判令H公司立即停止侵权行为，并赔偿经济损失及合理维权费用1000万。

案件审理过程中，原告先后多次变更其主张的秘密点：最初，原告主张秘密点有三，包括TS产品的“技术图纸（包括零部件结构、尺寸、关键尺寸精度、公差、技术要求等”、“电路原理图以及PCB布局、PCB零件清单等”、“某项特殊设置的技术方案”；后来，又对其秘密点进行了补充，分别包括“主要零部件（包括PCB、油墨等）材料选择”、“部分零部件结构设计”、“传感器制造工艺”、“TS状态机”。

针对原告所主张的秘密点，从其可能对我方公司产生的影响的角度，可以分为两类：

一类，系因我方申请专利而导致其秘密点被公开，如该部分侵权成立，则极有可能面临S公司要求我方承担其技术秘密研发费用；

另一类，系针对我方自主研发的N产品，如该部分侵权成立，则意味着H公司的竞争产品N产品将无法再继续制造、销售，伴随着客户对N产品的研发投入亦将完全付之一炬。

因此，我方积极应诉，我们先后十多次到公司与技术人员进行案件讨论，针对每一个秘密点，分别从：（1）原告是否能证明其是技术信息的权利人？（2）原告提供的证据能否体现其主张的技术信息？（3）原告主张的技术信息是否“不为公众所知悉”，即是否具有“秘密性”？（4）原告是否能证明被诉侵权技术与原告所主张的秘密点相同或无实质性差异，即具有“同一性”？四个层面逐一确定反驳思路、收集证据并进行严密论证。

同时，本着诚信诉讼的原则，以及，有利于法庭查清案件事实的目的，针对原告所主张的部分秘密点，即使在我方认为原告未能证明同一性的情况下，我方仍然尽可能积极举证，在确保我方商业秘密不被泄露的情况下举证予以证明被告所使用的技术与原告主张的技术信息完全不同。

胜利的曙光

本案先后历时一年多，经杭州市中级人民法院聘请两位技术调查官、组织四次开庭+一次技术勘验。最后一次针对“被诉侵权产品状态机”进行技术勘验时，杭州市中级人民法院特别批准原告S公司的意大利技术人员到达庭审现场进行技术比对，我们协同客户技术人员，与对方的技术人员进行了激烈的技术对抗。

最终，在技术勘验结束后，原告S公司主动向法院申请撤诉，这是一起云知队服务中国企业，通过法律与技术协同赋能，成功破解境外公司在中国提起的侵害商业秘密纠纷的典型案例。

注：本案由云知队 罗云律师 周琳律师代理本案被告H公司。