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代理专利权属案最高院撤销一审裁定指令对专利权属进行实体审理

时间:2023-01-17

编者按:由于涉案专利涉及离职员工离职一年内的职务发明,老东家对涉案专利发起专利权权属诉讼。此时,涉案专利在专利权属诉请提起之前被第三方无效宣告。新东家明确在三个月的起诉期限内放弃对无效决定提起行政诉讼。老东家在无效决定生效前三个月内以利害关系人的名义向北京知识产权法院提起行政诉讼,北京知识产权法院裁定不予受理,其理由为另案结果不确定,并无证据证明老东家为诉争专利的利害关系人;同时,专利权属争议的管辖法院认为,因涉案专利已被宣告无效,故而参照专利侵权案件先行裁驳、另行起诉的司法解释驳回起诉。老东家针对北京知识产权法院的裁定以及专利权属管辖法院的裁定均提起上诉到最高人民法院。近日,最高人民法院裁定撤销专利权权属管辖法院裁定,指定其对涉案专利的权属争议进行实体审理。

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本案中,原告为一家上市公司在侵害商业秘密纠纷中申请增加专利权属诉讼请求,依据在先判例要求一审法院合并审理两项案由,以及依据专利权属纠纷的案由可向国知局申请诉争专利的中止。

一审法院回复称需合议后告知是否接受追加诉请。专利权人获知后立即安排案外人对诉争专利提起无效宣告,此时诉争专利处于并未冻结的状态。

一审法院在收到诉争专利的无效宣告决定书后驳回原告追加专利权权属诉请的申请。无奈之下,原告就专利权属纠纷单独提起民事诉讼,一审法院又以诉争专利已被无效宣告为由,参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条:“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉”的相关规定及其立法精神驳回起诉。

原告提起上诉,在二审审理过程中,充分向最高院说明两个问题:第一,“先行裁驳、另行起诉”旨在提高专利侵权纠纷案件的审理效率,尽可能缓解审理周期较长的影响,并不适用于专利权属纠纷;原告希望能够以利害关系人身份对无效宣告决定提起行政诉讼,如驳回起诉则在北京知识产权法院丧失原告主体资格。第二,专利权利人未尽善良管理责任,与无效宣告请求人互通资料、自导自演,意欲追求诉争专利的“技术捐献”,主观恶意显著,有违诚实信用原则。

最高院经审理认为原告对于诉争专利具有受法律保护的利益,即使专利权被认定无效,无过错方当事人也可以依据专利权权属认定结果,向有过错的当事人另行主张承担侵权责任。本案起诉有明确的被告,有具体的诉讼请求和事实、理由,属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。原告依法提起本案诉讼,符合法律规定,人民法院应当就其诉讼请求进行实体审理,依法作出实体判决。

关于“先行裁驳、另行起诉”司法解释的适用问题,最高院也采纳了我方观点,认为本案系专利权权属纠纷,需要解决涉案专利权的归属问题,在诉讼标的上与侵犯专利权纠纷具有本质的不同。如前所述,专利权权属纠纷在对原告与本案是否具有利害关系的认定上不应当以专利权有效为前提,本案经过对证据和事实的审理可以对原告主张的涉案专利权的权利归属作出实体性判断,不应采取“先行裁驳,另行起诉”的做法。

本案首次为专利权属纠纷中诉讼标的灭失情形下是否应当继续审理提供了明确指引,进一步保障真正专利权人的合法权益。

本案由云知队罗云律师郑金晶律师代理老东家出席庭审。

附:裁定书(部分)



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