文/罗云律师 
写在前面：
2006年3月，原告北京新东方教育集团有限公司（以下简称：北京新东方）之“新东方”服务商标，被吉林市中级人民法院认定为驰名商标。借此势头，次月北京新东方以被告浙江新东方出国服务有限公司、浙江新东方外语培训学校侵犯其注册商标并构成不正当竞争为由，向杭州市中级人民法院提起诉讼，全面实施知识产权维权新战略。
笔者作为两被告的常年法律顾问代理两被告应诉。
2006年8月31日，杭州市中级人民法院公开开庭审理此案。2006年9月8日，北京新东方在美国纽交所上市，成为国内首家赴美上市的教育机构。
以下为相关媒体报道：
1、浙江法制报 北京新东方状告浙江新东方侵权
2、中国工商报 浙江绝地反击“傍名牌”
3、每日商报 都叫“新东方” 都搞英语培训，北京的拖着一箱“荣誉”到杭告浙江的商标侵权
4、东方早报 新东方浙江怒诉“李鬼”
2007年4月，原告向法院提起撤诉申请；
2007年5月，法院以北京新东方的申请符合法律的有关规定为由，准许其撤回起诉。并作出《民事裁定书》。
在国家崇尚知识产权保护以及商标侵权大量存在以及侵权之诉此起彼伏的大环境下，在该案历时一年多的诉讼中，笔者依据事实和法律规定，顶住压力，代理两被告应诉。
从大部分媒体的报道中，不妨看出代理本案两被告非常不利，似乎从媒体的报道中隐约感到被告必然败诉。但媒体毕竟是媒体，不是法院。感性认识毕竟与理性认识也有相当的差距。作为一个法律人，用理性的眼光看本案，就不是媒体报道的那么简单了。
笔者作为两被告的代理人，通过积极准备证据，全面分析案件事实和法律关系，针对原告的诉讼请求和诉讼思路制定出详细的应诉策略，在办案过程以及庭审中据理力争，并向法庭提交了长达8000多字的代理意见，最终赢得了主动权。
虽然本案法院未作出判决，而是以原告撤诉告终，正是经过笔者的努力，两被告化劣势为优势的情况下原告所作的无奈之举，对两被告来说算是一个圆满的结局。
本案涉及的法律问题有相当的深度，集商标与商号的冲突、商标与域名的冲突、驰名商标的司法认定、近似服务的判定等热点法律问题于一身。
基于该案的可供探讨性，笔者将有关情况介绍如下：
一、案情介绍
原告北京新东方教育科技（集团）有限公司，主要从事外语类教育培训，是国内知名度最高的外语培训机构之一。1999年北京市海淀区私立新东方学校取得“新东方学校＋英文”组合商标（编号：第1347401号），2005年10月7日，该商标转让给新东方教育科技（集团）有限公司，同月11日，新东方教育科技（集团）有限公司将该商标独占许可给本案原告－北京新东方教育科技（集团）有限公司。
被告浙江新东方出国服务有限公司，成立于2002年1月16日，由浙江省国际文化交流协会投资设立，经国家教育部批准的留学（教外综资认字[2004]276号）、公安部厅批准的移民及出入境中介服务（浙公境字[2001]0005号）的专业公司，是浙江省最大的出入境服务公司之一，也是浙江省出入境行业协会常务理事单位，业绩名列省内同行业前茅，多次荣获“浙江省咨询行业先进企业”及“浙江省诚信维权金承诺暨消费者满意单位”等荣誉称号。
被告浙江新东方外语培训学校，2004年3月11日，浙江省教育厅向浙江新东方颁发《社会力量办学许可证》（浙江省教社证字09023号）。2004年3月15日浙江省民政厅批准浙江新东方外语培训学校成立（浙民证字010030号），其唯一举办者为被告浙江新东方出国服务有限公司。学校以诚信、守法、高效、务实为办学原则，以出国语言培训为主，兼多语种实用语言培训和各类考试的考前培训。
原告认为：两被告未经原告许可，擅自在相同及类似的服务上使用与原告涉案注册商标相同或者近似的商标行为；擅自将与原告涉案商标近似的文字“ZJNEWORIENT”注册为与域名，并通过该域名从事相关交易而误导相关公众的行为；擅自将与原告涉案商标相同的文字作为企业字号在相同及类似的服务上突出使用，从而使相关公众产生误认的行为；擅自复制、翻译原告的驰名商标而误导公众，并致使原告的利益受到损害的行为。原告认为以上行为两被告侵犯了原告对涉案注册商标所享有的商标专用权，同时也对原告构成了不正当竞争，在相关公众中给原告造成了不良影响。
基于上述理由，原告于2006年4月10日向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求：
1、判令两被告停止侵犯原告第1347401号注册商标专用权的行为；
2、判令两被告停止其在企业名称中使用“新东方”字样等不正当竞争行为；
3、判令被告在《中国工商报》上刊登声名，为原告消除影响；
4、判令被告连带赔偿原告为制止侵权的合理支出及经济损失50万元。
二、笔者代理思路
针对原告的诉讼请求以及列举的事实和理由，笔者作为两被告的代理人确定了如下代理思路：
针对浙江新东方出国服务有限公司而言：其一、原告主要以英语培训为主营业务，原告的注册商标核定服务范围为教育考核、教育信息等培训项目，并不包括出国留学出入境等业务；其二、原告虽也有出国留学、出入境等移民中介服务，但其取得的教育部和公安厅的行政许可均在被告之后（公司的经营范围与商标专用权的范围并非同一概念）；其三、原告的出入境中介服务的中介活动行政区域仅为北京市，而被告却仅在浙江省；其四、原告以“新东方”作为商号经浙江省工商局核准合法成立，且两者服务的相关公众完全不同；其五、驰名商标司法认定属个案认定，原告的涉案商标尚不能构成驰名商标，被告注册的域名合法有效。所以原告对被告浙江新东方出国服务有限公司的起诉没有任何事实和法律依据。
针对浙江新东方外语培训学校而言：其一、被告并未使用原告的注册商标，恰恰在网页介绍被告时的显要位置强调：浙江新东方外语培训学校的批准单位和投资单位，以免相关公众误认与原告有关，并未突出“新东方”这一商号，并不会在相关公众中造成误认和混淆。其二、被告并未注册域名；其三、被告为民政厅批准成立的非企业法人，为非营利性的社会组织故并不能作为不正当竞争的主体资格。所以原告对被告浙江新东方外语培训学校的起诉同样也没有任何事实和法律依据。
三、案件焦点问题
庭审中，笔者对本案焦点问题归纳如下：
原告认为，被告新东方出国存在以下三种侵犯其注册商标专用权行为：其一、被告使用“新东方出国”非注册商标系擅自在原告相同及相似的服务上使用与原告相同或者相似的商标的行为；其二、被告将涉案商标相同的文字作为字号在相同或者类似服务上突出使用；其三、被告将涉案商标近似的文字“zjneworient”注册为域名，并通过该域名从事相关交易。
从原告主张的以上三种侵权事实看，原告在说明这样一个问题，即原告认为被告的出国服务系与原告涉案商标核定的服务项目是相同或类似的服务。笔者认为，如果被告在涉案商标相同或者类似服务上侵犯注册商标专用权成立，故原告权益能够得到有效保护，法院就不需要对涉案注册商标是否驰名作出判断和认定。
所以，本案的第一个焦点问题是：被告是否侵犯原告涉案商标的注册商标专用权？
除被告侵犯原告涉案商标的注册商标专用权外，原告认为，被告还存在下列不正当竞争行为：其一、被告在企业名称中使用“新东方”字样；其二、被告“zjneworient”域名的主要部分属于复制、翻译原告驰名商标的行为。所以，根据《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定请求法院对原告涉案商标是否驰名作出判断和认定。（但其在诉讼请求中并未提出要求法院认定“新东方”为驰名商标，尽管其在事实与理由中陈述其为驰名商标）
因此，本案的第二个焦点问题是：原告涉案商标是否驰名？被告以“新东方”为字号是否为不正当竞争行为？
四、笔者对本案法律适用及诉讼策略的分析
对于本案能够争取主动、反败为胜的关键，笔者认为在于对法律规定的正确阐释和对诉讼策略的正确运用上。
在法理解释方面，笔者首先明确注册商标专用权的范围，即以核准注册的商标和核定使用的商品为限，剔除原告正在经营当中但不受其注册商标专用权保护的服务项目，从而确认原、被告双方注册商标专用权的范围为：原告涉案商标核定的服务项目是教育、讲课、函授课程、教育考核等；而被告提供的服务为自费出国留学中介，因私出入境中介及相关咨询、翻译服务。
在此基础上，笔者对构成一般的侵犯商标专用权的前提：原告涉案商标核定的服务项目与被告是否相似展开分析。笔者根据最高人民法院审理商标民事案件的司法解释的规定，从原、被告双方提供的服务的目的、内容、方式、对象等角度的不同进行分析。因此总结出原、被告提供的服务不仅相关公众不同而且也不会造成混淆的结论。笔者同时驳斥了原告按《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》直接推定原、被告服务范围相同或类似的观点。最终，通过上述分析，笔者有力地说明了原、被告双方注册商标专用权范围内的服务不相类似的观点。一旦商标专用权保护范围内的服务范围相同或相类似这一基础丧失，则一般情况下侵犯注册商标专用权的主张根本无从谈起。
至于原告提出的两被告商号侵犯其注册商标专用权的主张，笔者依据有关规定，从双方服务不相类似、被告未明示作为商标使用、不会使相关公众产生混淆几个方面据理抗辩。
而对于原告认为被告将其企业的简称相对应的文字注册为域名构成侵权的诉请，笔者从域名与注册商标不相近似、被告未通过该域名从事相关商品交易的电子商务、不会使相关公众产生误认三个方面进行了有力的反驳。
原告还在诉状中提到其注册商标为驰名商标的问题，其目的是为了获得更大范围的保护，即突破服务范围相同或类似的限制。且不论原告举证方面的问题，在诉讼方略上，已自相矛盾：从民事诉讼的角度，该案的目的是确认两被告是否侵权，而通常情况下，申请司法认定为驰名商标的目的乃是为了在两者商标专用权范围内的商品或服务范围不相同或相似的情况下能获得保护。据此可见：若原、被告两方服务范围类似的主张得到支持，则被告构成侵权，无需再认定驰名商标；反之，原告申请驰名商标一定程度上表明其自身也认为原、被告双方的服务不相类似，从而不得不寻求更高层次的保护。所有原告的诉讼策略上陷入两难的境地。即认为双方的服务类似认为被告侵权，又要求对原告进行驰名商标的延伸保护。且其未在诉讼请求中未明确提出请求法院认定其为驰名商标。这正是原告的诉讼“软肋”。
五、小结
笔者再次感悟到：无论对手如何强大，如果律师对案件做了精心准备，抓住对方要害。平庸律师可以变得良好，良好的律师可以变得优秀，优秀的律师可以变得卓越！
