补充代理词
尊敬的审判长及合议庭成员：
受本案被告义乌某袜业有限公司委托，浙江泽大律师事务所委派罗云律师作为其一审诉讼代理人，出席本次庭审。
经过第一次开庭及专利无效程序，本案的争议焦点有二：其一，涉案专利权利要求书1中所指“凸形部”是对应于脚的脚前分还是对应于脚的任何部位；其二，被控侵权产品是否具备“凸形部”这一技术特征。
下面本代理人将就上述问题发表如下代理意见，供合议庭参考。
一、涉案专利的“凸形部”对应于脚的前脚分
涉案专利权利要求1对“凸形部”作了明确的限定：“紧邻上部形成在鞋底上的凸形部；所述的凸形部被构造成配合插入鞋中的脚的前脚分”。但在说明书第49段中对“凸形部”的表述却为：“凸形部可以设定任何想要的形状并且可以形成在鞋底任何想要的位置”。原告据此认为，凸形部可以为任何形状，在任何想要的位置。本代理人认为，涉案专利技术特征之一的“凸形部”必须位于鞋的前脚分处。
首先，当权利要求书与说明书不一致时，应当结合考虑专利权人在无效宣告程序中的意见陈述以及专利复审委员会在无效程序中的意见。
第一，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条对禁止反悔原则的规定，专利权人在无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。本案中，专利权人在专利无效程序中对凸形部的表述为“本专利所要求保护鞋底在总体形状是顺从并符合脚的自然形状和造型并包括密切对应于脚的形状的造型和弯曲部分，而在鞋底的对应于前脚分的部分又形成有凸形部”（参见《无效宣告程序中意见陈述书》附页第10页）。可见，专利权人为了维护专利的有效性，已对凸形部作出明确的限定，即对应于脚的前脚分，该限定是对专利说明书中所说凸形部“可以位于任何想要位置”的明确放弃。据此，权利人不得在侵权纠纷中再将已明确放弃的内容纳入于专利权的保护范围。
第二，再来看专利复审委员会对“凸形部”的理解。《无效宣告审查决定书》3-1“关于专利法第22条第4款”认为：在权利要求1中对鞋底的总体形状进行了限定，即，“鞋底成形为顺从并符合脚的自然形状和造型”和“鞋底包括密切对应于脚的形状的造型和弯曲部分”。同时对鞋底的形状又进行了进一步限定：“紧邻上部形成在鞋底上的凸形部”以及“所述的凸形部被构造成配合插入鞋中的脚的前脚分”。对于本领域技术人员而言，根据上述限定很容易理解：本专利要求保护的鞋底在总体形状是顺从并符合脚的自然形状和造型并包括密切对应于脚的形状的造型和弯曲部分，而在该鞋底的对应于前脚分的部分又形成有凸形部。（参见《无效宣告审查决定书》第9页）。可见，专利复审委员会对“凸形部”的位置理解也应当是对应于脚的前脚分。
其次，结合说明书对“凸形部”功能的描述，该“凸形部”也应当而且只能对应于脚的前脚分。
根据说明书的描述，“凸形部”的积极功能有二：其一，在穿戴者穿着所述鞋时，当小重量放置在鞋底上时，凸形部轻轻按压穿戴者脚的底部，凸形部这种轻轻向上的压力给穿戴者提供了抚慰、舒服的感觉；其二在穿戴者向凸形部施加重量或者就在施加重量之前，由凸形部提供的轻柔向上的力能用来张开穿戴者脚趾用于增加舒适感觉和/或提供与底面的接触。根据上述描述，“凸形部”位于其他任何部位都无法实现上述功能。理由如下：
第一，人脚的自然形状是，在前脚分处向下凹，相对应的，只有当鞋底对应于前脚分向下凹的地方有凸出，才会对施加向上的压力，从而起到轻轻按压穿戴者脚底部的按摩功能。位于其他部分都无法实现这种功能。
第二，只有当“凸形部”位于脚的前脚分处才能实现用于张开穿戴者脚趾的功能，位于脚的其他任何部位，都无法达到这一功能。
综合以上两点，涉案专利技术特征之一的“凸形部”必须对应于脚的前脚分处，而并非如权利人所说可以设定于任何想要的位置。
二、被控侵权产品不具备“凸形部”这一技术特征
被控侵权产品中，鞋底的脚前分处表现为下凹，根本不存在 “凸形部”。原告认为，被控侵权产品位于脚趾部的弯曲部分为“凸形部”，本代理人认为，这是对前脚分的误读以及专利权利要求1的曲解。
第一，根据说明书的定义，前脚分主要对应于跖球区域，也就是跖骨和贴近趾骨结合的邻接区域。而前部分则是指，最前区域并且通常与脚趾对准，并支撑和保护脚趾。被控侵权产品原告所称的所谓的“凸起”部分对应于脚趾部分，从上述定义可以明确，该“凸起”部分位为脚的“前部分”而非“前脚分”。
第二，美国专利US3967390已对位于脚趾部的这一凸起有过描述“所述鞋底设有一向上凹陷，所述凹陷位于趾室与鞋底其余部分之间，使鞋底的几个头部及各趾室可相对于鞋底其余部分相互独立弯曲”。专利复审将涉案专利与该专利比较后认为，二者的区别在于：涉案专利权利要求1包括“紧邻上部形成在鞋底上的凸形部”以及“所述的凸形部被构造成配合插入鞋中的脚的前脚分”。（以上参见《无效宣告审查决定书》第14页）可见，专利要求中“凸形部”与趾部的凸起是两个不同的特征。涉案专利的创造性也就在于具备了位于前脚分的“凸形部”。
第三，权利要求1已对鞋的总体形状作出明确的限定：“鞋底成形为顺从并符合脚的自然形状和造型”“鞋底包括密切对应脚的形状的造型和弯曲部分”。在此基础上又对鞋底形状进行了进一步的限定，即在前脚分处具有“凸形部”这一特征。
根据人脚的自然形状，脚趾部分向上自然弯曲，因此鞋底如果“符合脚的自然形状和造型”，则脚趾部分应当当然地向上突起，并不需要作特别的限定。权利要求1的这种限定表明，前脚分的“凸形部”与脚趾部分的凸起是两个不同的造型。
第四，从功能上来讲，由于人的脚趾部分自然向上凸起，因此这种凸起只是起到让脚趾弯曲的功能，无法实现按压穿戴者脚底并按摩的功能。因此，被控侵权产品的这种凸起并不是涉案专利所规定的“凸形部”。
综上，被控侵权产品中不存在专利权利要求1中表述的“凸形部”，更无法实现涉案专利权利要求1所述的功能，因此缺少权利要求1中的必要技术特征，不构成侵权。
二〇一一年十月三十一日
浙公网安备 33010602003523号