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一、司法解释首次纳入专利间接侵权制度

2016年4月1日，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“《司法解释（二）》”）正式实施，首次纳入专利间接侵权制度。《司法解释（二）》第21条第1款规定，明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

二、专利间接侵权的构成要件

该条款旨在将为了规避专利侵权的“全面覆盖原则”而只实施涉案专利权利要求中的部分关键技术特征，提供专门用于实施专利技术的原材料或设备的行为拉入专利侵权之列。笔者通过案例归纳，总结出该类专利间接侵权成立的构成要件如下：（1）被控侵权产品相比于涉案专利权利要求缺少一项或几项技术特征；（2）客观上，被控侵权产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等；（3）主观上，被控侵权人对于被控侵权产品的用途是明知的。

三、专利间接侵权需要注意的三个问题

问题一：如何理解“专门用于……”？

相关的最早判例是美国1871年的Wallace v. Holmes案。该案的涉案专利系一种煤油灯，由灯头和灯罩组成，其发明点在于灯口部分的独特设计。被告仅存在制造和销售灯头的行为，而购买者需要购买一个灯罩配合使用即可构成专利产品。因此，被告认为根据“全面覆盖原则”，被控侵权产品并不具备涉案专利的全部技术特征，不构成侵权。但是法院认为“……在本案中，虽然被告事先没有和生产灯罩的人达成生产专利产品的协议，但是没有灯罩，灯口本身是没有使用价值的。每卖出一个灯口，被告就等于是向顾客提出了有关专利侵权的提议，顾客通过购买灯口接受了这个提议，造成了专利侵权的结果。”

国内的司法实践中也有不少的案例可以帮助理解何谓“专门用于……”。例如：

在南京特能电子有限公司与南京西普尔科技实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【案号：（2016）苏民终168号】中，江苏省高级人民法院认为，因被诉产品除无“与蓄电池相连”以及在输出开关电路中增设一个电阻外，其他技术特征均与涉案专利相同。根据西普尔公司的自认以及被诉产品说明书的记载内容，被诉产品的唯一用途就是给蓄电池充电。当其为蓄电池充电时，必然具有“与蓄电池相连”这一技术特征。因此，被诉产品在正常使用时，即具备了涉案专利权利要求1的全部技术特征。……本案中，虽然被诉产品本身并不具备涉案专利的全部技术特征，但该产品的唯一用途致使其一旦使用则必然落入涉案专利的保护范围，而对此西普尔公司亦属明知。

在约克广州空调冷冻设备有限公司与张委三等侵犯专利权纠纷案【案号：（2007）高民终字第1259号】中， 北京市第二中级人民法院认为，涉案产品除缺少一个制冷连接管外，其余技术特征均与张委三的专利技术的必要技术特征相同。约克公司随产品发送的《安装、操作和维护手册》中已经明确给出了涉案产品在实际使用中必须安装制冷连接管的技术教导，由此可以判定安装制冷连接管是涉案产品使用中不可或缺的一个部件，故涉案产品的技术方案完全落入了张委三的专利权保护范围内。且北京市高级人民法院认为，虽然八方一鸿公司向张委三销售的涉案被控侵权产品的包装箱中缺乏制冷连接管这一部件，但是，构成被控侵权产品的两个箱体上均预留了用以安装制冷连接管的接口，而约克公司随产品发送的《安装、操作和维护手册》亦给出了在实际使用中必须安装制冷连接管的明确教导，而且，缺少制冷连接管的被控侵权产品无法实际运行，因此，被控侵权产品本身实际上并不缺少制冷连接管这一必要技术特征。

在东丰县电机厂诉王颖等专利侵权纠纷案【案号：（2005）长民三初字第82号】中，长春市中级人民法院认为，被控侵权的玉米脱粒机具有除四轮托拉机外的全部技术特征，且该脱粒机须与四轮托拉机配套安装使用，仅专用于四轮托拉机提供动力配套使用，因此，被控侵权产品在不具有四轮托拉机技术特征的情况下，属于专用于实施原告专利的半成品。被告王颖应明知其销售的产品须与四轮托拉机配套安装使用，主观上具有诱导、怂恿、教唆客户实施原告专利的故意，而且向客户实际销售了专用于实施原告专利技术的半成品即被控侵权产品，从中获取商业利益，虽农户使用涉案专利产品不构成侵权，但被告王颖的上述行为符合间接侵权的构成要件。

根据前述案例，笔者总结出《司法解释（二）》第21条第1款的“专门用于……”至少应当理解为：所缺少的技术特征对于被控侵权产品来说，是唯一配套的、在使用时必须安装的；否则被控侵权产品是无法正常使用的；除了实施专利外，被控侵权产品不具有其它的商业用途。

问题二： “专门用于……”的举证责任在谁？

根据“谁主张、谁举证”的原则，被控侵权产品系“专门用于……”的举证责任应当在专利权人，而诉讼中大多也是这样操作的。

但实际上，笔者也发现，在有的案例中，法院将举证责任转移至被控侵权人一方，即要求被控侵权人主张被控侵权产品并非“专门用于……”，同时还存在其它的商业用途。例如：

在（日本）组合化学工业株式会社与江苏省激素研究所有限公司专利侵权纠纷案【案号：（2005）苏民三终字第014号】中，江苏省高级人民法院认为，由于双草醚原药没有其他商业用途系一消极事实，难以举证证明；而激素公司只需证明双草醚原药有任何一种其他用途，即完成举证责任。根据公平原则并结合当事人的举证能力，对此待证事实的举证责任，应由激素公司承担。

问题三：并非“专门用于……”，是否一定不会构成专利间接侵权？

笔者认为，被控侵权产品相比于涉案专利权利要求缺少一项或者多项技术特征，且并非系“专门用于……”的情况下，是否构成专利侵权的判断取决于被控侵权人在制造、销售被控侵权产品之余，是否还存在引诱、教唆等指示其他人实施涉案专利的行为。例如：

在重庆新原兴药业有限公司与诺瓦提斯公司专利侵权纠纷案【案号：（2008）渝高法民终字第230号】中，重庆市高级人民法院认为，哌嗪苯甲酸或其盐酸盐曾经作为中间体用于合成某种已知药物的前体药，因此可以认为哌嗪苯甲酸具有其他用途。但是即便如此，新原兴公司在网站、书面宣传材料以及实际销售行为中明确将哌嗪苯甲酸作为甲磺酸伊马替尼的中间体进行许诺销售和销售。新原兴公司二审审理期间才提供其他用途证据的做法也证明了新原兴公司在本案纠纷发生前并没有意识到哌嗪苯甲酸尚具有其他用途，而是完全将其用于制造甲磺酸伊马替尼的。因此，新原兴公司销售和许诺销售哌嗪苯甲酸就是为了诱导直接侵权的发生，已经构成对涉案专利的间接侵权。当然，由于哌嗪苯甲酸具有其他用途，并非专门用于制造甲磺酸伊马替尼，新原兴公司只要不以任何能够让人把哌嗪苯甲酸和伊马替尼或甲磺酸伊马替尼联系起来的方式销售哌嗪苯甲酸，法律都是允许的。

可见，即使被控侵权产品还存在其它用途，但如果被控侵权人在制造、销售被控侵权产品时，有明显的将被控侵权产品和与涉案专利权利要求相比缺少的技术特征配合使用的指示、说明，则仍然会构成专利间接侵权。

文/天册 云知队 周琳 罗云律师