业绩

 

会议时间：2015年3月15日（周日）下午13:30-16:30

主办单位：杭州市律协知识产权专业委员会

会议地点：杭州之江饭店会议中心一楼103室

主讲嘉宾： 

王坤律师 浙江省社会科学院法学所副研究员、 浙江君安世纪律师事务所律师               

罗云律师 杭州市律师协会知识产权专业委员会主任、浙江天册律师事务所合伙人　　

参会人员：杭州市律协知识产权专业委员会委员、非委员共计110余人

会议主持：罗云律师

会议内容：

一、杭州市律协知产委主任班子成员介绍

二、商业秘密诉讼若干问题探讨——以恒生案件为例（王坤律师）

王律师以恒生案件为例，阐述了以下九个方面的问题：

（一）在委托开发等情况下，著作权、商业秘密等知识产权的取得是否以交付为条件。理论上有两种不同的观点：

　　第一种，意思主义模式。著作权、商业秘密。认为这两种知识产权的变动以债权合同为根据，不需要另有交付或登记为生效要件。

　　在著作权、商业秘密领域，意思主义模式是通说。

　　第一，就交付而言，知识产权是无形财产权，是无形财产，如何进行交付跟物不太一样。

　　第二，著作权、商业秘密等知识产权的取得和移转不以登记为要件。实际生活中都是以合同方式约定进行。

　　第二种，形式主义模式。需要双方就软件知识产权的移转形成合意，甚至有着实际的交付行为，或者变更登记。专利权和商标权转让。

　　王律师倾向于形式主义模式，主要基于以下两点：

　　第一，知识有形无体，知识产权不是一种无形财产权。所有的权利都是无形的。

　　第二，知识产权是一种支配权，没有支配就没有知识产权。

　　例外，继承的情况下，除外，物权也是如此。

　　对交付应当作广义的理解，比如，约定著作权共有，没有交给对方，但一旦发表了，共有人能够看到，也算是能够支配，可以获得相应的著作权。

　　（二）权利主体问题

　　一个共有权人能否侵犯另一个共有权人的物权或者所有权？

　　（三）关于鉴定的争议

　　1.关于鉴定机构的选择问题。鉴定机构选择，首先要清楚所选机构是否有知识产权鉴定的资质，如果没有资质请慎重，但是法院认可的除外。

　　2.关于鉴定内容的选择问题。内容同一性鉴定以及非公知性鉴定，建议合适的情况下原告可以先申请内容的非公知性鉴定。

　　（四）关于商业秘密的属性争议

　　第一，在实用性上，是指该信息具有确定的可应用性。理论研究阶段的开发资料是否具有实用性？

　　第二，在经济性上，有争议。也并非指该信息在权利人使用之际即为其创造了现实的经济利益，也可以是潜在的经济利益或是为权利人争取到的市场竞争优势。

　　怎么理解市场竞争优势。虽然没有转化为经济效益，但有助于获得交易机会，或是改良产品，或是开发新产品。比如按键手机、触摸屏手机。概念设计能给企业带来竞争优势，具有经济性。

　　在实际办案过程中，经济性属性界定宽泛，往往争议不大，争议焦点常常集中于非公知性上。

　　第三，关于保密性。保密性，是指商业秘密之所有人将财产予以管理，采取适当的措施使其处于秘密状态。

　　《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》中规定，具有下列情形之一，在正常情况下足以防止涉密信息泄漏的，应当认定权利人采取了保密措施：

　　（一）限定涉密信息的知悉范围，只对必须知悉的相关人员告知其内容；

　　（二）对于涉密信息载体采取加锁等防范措施；

　　（三）在涉密信息的载体上标有保密标志；

　　（四）对于涉密信息采用密码或者代码等；

　　（五）签订保密协议；

　　（六）对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求；

　　（七）确保信息秘密的其他合理措施。

　　在诉讼中可以从以下三个方面进行陈述：

　　1.管理措施。制定保密规章制度;限制知悉商业秘密人的范围;另外在管理上还可以采取经济手段，给予产权或高薪酬，或住房等。

　　2.物理措施。加强文件的管理或对商业秘密的特殊领域采取了警戒措施，围墙、铁门、保险柜，以及特殊的拆卸设备等等。在网络时代，还有加密措施。

　　3.法律措施。与知悉商业秘密的相关人员及允许合法使用商业秘密的相对人提出保密要求或签订保密协议；对外经济交往过程中订立保密要求。

　　（五）侵犯商业秘密和竞业禁止的关系。

　　侵犯商业秘密和竞业禁止是请求权聚合，而不是竞合。

　　侵犯商业秘密的同时如涉嫌侵犯著作权，是否还可以起诉其侵犯著作权。法院是否应当受理。

　　引申问题：自行设计商标图案，并成功申请商标注册，他人未经许可制作了大量的标识。是否可以同时提出侵犯商标权和著作权诉讼？

　　（六）关于赔偿数额的考量因素

　　第一，研发费用，工资、出差、场租费、设备使用费等。本案中是否应当计入。如计入，应当鉴定。

　　第二，后期系统维护合同费用。维护费用，作为参考依据。案一没有考量，案二是考量因素。

　　第三，维权费用。风险代理的就不能纳入其中了。另外，就是鉴定费用、公证费用。

　　（七）办案经验分享

　　第一，商业秘密案件最难办理，难就难在取证上。内部人作案，怎样获得窃取或使用商业秘密的证据？

　　走出困境的条件有两个：一是注重初步证据收集，对方产品、文宣资料、专利申请资料等，还包括产量、产值、投标情况、销售情况等方面资料，哪怕是公开的材料；二是和公安、工商、法院良好的沟通关系。

　　第二，善用鉴定。包括技术鉴定和财务损失鉴定。技术鉴定包括同一性和非公知性鉴定，这是事实判断、技术判断。而实用性、经济性和保密性则为价值判断、法律判断，具有自由裁量性质。

　　自己提起鉴定，公安提出申请，以及在诉讼过程中申请法院鉴定。

　　鉴定机构，要有知识产权鉴定资质，鉴定人员素质，包括应诉经验和技术能力。

　　第三，商业秘密同其他知识产权的区别：

　　第一，立法目的不同。这涉及到商业秘密保护的机理是什么？是促进创新，还是保护商业竞争伦理。《trip协定》。商业伦理，是一种法益，并非权利。

　　第二，对象不同。

　　思考：一份过期的客户名单是否具有经济性？

　　第四，确认不侵犯商业秘密诉讼问题。

　　是否立案，关键在于商业秘密对象是否能够特定化。

　　三、与会律师与主讲嘉宾关于商业秘密相关问题互动交流

　　浙江天册律师事务所俞圣杰律师Q1：法官的自由心证影响有多大？比如对证据比对显示对方有明显的抄袭，财务损失有多少一些具象的表述对法官是否会有倾向性的影响？

　　王坤律师：法官的自由心证还是有倾向性的，但是还是要看具体的鉴定结果为主。

　　Q2：对于技术非公知性是否可以鉴定？怎么采纳？

　　王坤律师：可以鉴定，但是根据案情具体的情况而定，看是否有必要。

　　浙江英普律师事务所毛爱东律师：对于技术非公知性的鉴定是否该考虑举证责任应该在被告，并一定全部都需要原告先进行技术非公知性的鉴定。

　　国浩律师（杭州）事务所邓恒律师Q3：关于商业秘密司法鉴定问题

　　1.对技术非公知性是否需要鉴定，不能一概而论，也就是说商业秘密的非公知性既有“事实问题”的一面也有“法律问题”的一面，鉴定所提供的材料必须是依据原被告提供的材料，经过专业的判断，并不能进行检索，经过检索就对双方不公平了；简言之，商业秘密司法鉴定是一种判断行为，不能存有搜寻或检索行为，现行商业秘密鉴定方式有待规范。

　　2.商业秘密与不正当竞争法之间的关系问题，保护商业秘密的是一种手段、一种方式，通过这种手段或者方式，来实现维护市场竞争秩序的目的，所以商业秘密规定在不正当竞争法中，而没有单独立法，这就要求司法实践应当对于商业秘密之秘密性适当放低要求，而重点考察侵权人的主观恶意，及不正当的行为是否存在；

　　3.过期的客户名单是否具有经济性的问题，肯定是具有经济性的；

　　4.知识产权交付的问题：知识产权是否称为无形财产，个人认为西南政法大学的张玉敏教授将知识产权的客体界定为有价值的信息是比较合理的。在本案中，肯定交付完成是一个事实，不然怎么会有尾款未付的情况。

　　浙江六和律师事务所王旭东律师Q4：侵犯商业秘密罪中，取证公权力的介入，实务中企业采取哪种手段比较好？各个公权力之间有哪些区别？

　　罗云律师：法院取证比较靠谱，要求严格，需要提供初步的证据；

　　公安刑事商业秘密立案，杭州公安各分局是没有权力管辖的，2013年初统一收归市经侦支队管辖。一般是很难启动，能启动的基本是大企业；

　　工商：工商执法业务能力相比稍微欠缺些，也不太容易启动；

　　企业：通过一些公开渠道获取，比如企业的宣传、投标情况、销售情况等方面资料。

　　Q5：保护范围不确定的情况下，提起不侵犯商业秘密的诉讼是否是没有意义的？

　　王坤律师：是的，从辽宁丹东案看是这样的。

　　浙江五联律师事务所周建中律师Q6：:企业反馈竞业禁止约定没有实际作用，我们律师是否可以开发相关非诉讼产品来切入这个法律服务市场？

　　罗云律师：以海康威视与大华技术的一个案子来看，大部分劳动者其实并不太注意这方面，要查证据还是比较好找的。

　　王旭东律师：具体的建议还是跟相关单位合作，由律师来做成本比较大也有风险。

　　Q7：浙江星韵律师事务所陈国江律师：一些企业以经侦调查的手段来探知竞争对手的商业秘密，商业秘密的二次泄露问题。

　　罗云律师：这个看具体案情，在某些情况下为配合经侦调查，向其出示一些相关的商业秘密，可以要求特定的范围人来接触知悉，一般情况下不会造成二次泄露。

　　四、知识产权律师学习的路径——罗云律师

　　（一）看哪些书

　　专利：1.尹新天国家知识产权局前条法司司长《专利权的保护》2005年版

　　《中国专利法详解》

　　2.程永顺北京高院知识产权庭副庭长《中国专利诉讼》2005年版

　　3.石必胜北京高院法官专利确权授权《专利侵权判定指南》2014年9月

　　商标：孔祥俊《商标与不正当竞争法原理与理解》《商标法适用的基本问题》

　　著作权：郑成思

　　王迁《知识产权法教程》第四版

　　陈锦川《著作权审判》2014年1月出版

　　商业秘密:《商业秘密司法保护实务》2012年9月

　　案例指导：《最高人民法院知识产权审判案例指导》

　　（二）移动互联网如何通过微信获取信息

　　知识产权微信公众号：1.IPDAILY(行业信息的了解)

　　                    2.智合东方知识产权

　　                    3.zhichanli(非常专业，干货分享)

　　                    4.luoyun-iplaw

　　五、市律协知产委第一次全体委员会议

　　（一）各与会人员自我介绍；

　　（二）与会律师关于杭州市律协知产委活动开展建议献策

　　罗云律师：建议活动开展形式：

　　1.小型沙龙，律师同行主题交流；

　　2.大型活动，与企业法务、法官深层次的交流；

　　希望大家对活动形式、议题、经费来源等多提建议：

　　邓恒律师：建议跟同行业的代理机构以圆桌或者沙龙的形式进行交流，比如专利代理机构、商标代理机构，促进彼此交流。

　　王晓峰律师：专利代理人协会与律师协会多多交流；

　　李亚东律师：律师协会内部相关专委会之间交流；

　　徐安律师：平时各个律师办案过程中碰到的具体问题及案例进行汇总，开会前进行筛选，集中讨论下，有助于一起探讨一些共性的问题。

　　毛爱东律师：大家平时办案过程中碰到的问题，多多交流分享，可以通过微信群等。

　　王坤律师：出一些执业心得、案例分析等专委会电子刊物（月或季刊），最后成册出成果。

　　罗云律师：现在以微信公众号形式呈现，也可以考虑一定积累后出版；另外可以开展一些类型化案子研讨会以及新法新规定出台后，做热点研讨；关于对外的交流，建议以专委会名义跟一些园区做些交流。

　　周建中律师：建议与上海北京律师多开展交流。

　　与会律师均积极踊跃地就其所关注的问题积极交流，本次会议进行了富有成效的交流互动，取得了良好效果。