商标与期刊名称冲突案例解析
时间：2012-07-31
商业标识冲突之一：商标与期刊名称
商业标识之间的冲突日益凸显，尤其是商标与商号的权利冲突一直是知识产权的热点问题，诸多文章已就此问题进行了详尽探讨，所以本系列文章就不再阐述。
当下，以商标与其他法律上未予规定的商业标识冲突尤为突出，商业标识冲突越来越多元化，如商标与期刊名称冲突、商标与楼盘名称冲突、商标与药品名称冲突、商标与网站名称冲突、商标与栏目名称冲突、商标与姓名冲突、商标与域名、企业名称与企业名称、姓名与域名，网站名称与网站名称等冲突案例此起彼伏。本系列文章将以司法判例为研究之基础，就商业标识冲突案例中权利人主张观点，被告的抗辩观点以及法院的裁判观点、、案件共性等进行归纳分析，为商业标识的冲突解决提供参考。
商标与期刊名称冲突案例解析
本文以司法实践中已经判决的商标与书刊名称冲突的案例未基础，通过归纳、分析此类案件的抗辩观点、判决共性，以期对这一类型案件做详细解析，为商标与书刊名称冲突案件的处理提供参考。
一、商标与期刊名称冲突的法律依据
商标与期刊名称冲突，基本上都是商标持有人诉期刊主办方侵犯商标专用权。此类案件，法律依据主要体现在两条：
第一，《商标法》第五十二条第一款第一项，在与注册商标相同或类似的商品上使用与注册商标相同或近似的商标。
原告主张被告将“商标”作为期刊名称使用是商标化使用。
第二，《商标法实施条例》第五十条第一项，在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的。
原告主张被告将“商标”作为期刊的商品名称、商品装潢使用，以误导公众为要件。其中，主张期刊名称为“商品名称”的居多，但在“法律人”案例[i]中，原告主张被告将“法律人”作为丛书的包装装潢使用。
二、商标与期刊名称冲突案例的焦点问题解析
（一） 非商标意义上的使用
依据《商标法》第五十二条第一款第一项规定，构成商标侵权的要件之一，就是商标意义上的使用。反之，只要法院认定被控侵权人对期刊名称的使用属于非商标意义使用，那么即便是商标与期刊名称相同、商品相同，也不构成侵权。所以，非商标意义使用，就成了被控侵权方的首要抗辩理由。
例如在“品位”确认不侵权案件[ii]中，原告《品位》杂志社主张使用“品位”作为期刊名称是非商标意义的使用。遗憾的是，法院没有对非商标意义使用做出评判，却采纳了《品位》杂志社关于正当使用期刊名称的观点，认为：在期刊上使用“品位”作为期刊名称的目的和方式，系遵守我国关于期刊出版的相关管理规定，并无不当。
这里，我们要赘述一下《期刊出版管理规定》关于期刊名称的使用规定。依据《期刊出版管理规定》第三十二条规定，期刊须在封面的明显位置刊载期刊名称和年、月、期、卷等顺序编号，不得以总期号代替年、月、期号。期刊封面其他文字标识不得明显于刊名。因此，期刊名称往往位于期刊封面的显著位置且是以引人注意的字体标示，但是这样的使用不是商标意义上的的使用行为，而是依据《期刊出版管理规定》的合理使用方式。
而在“新发现”[iii]案例中，被告提出的首要抗辩观点就是：被告在使用“新发现”作为期刊名称时，并未将其突出作为商标使用，属于正当使用。同样，法院也没有对非商标意义上的使用做出评判，而是从期刊名称经过行政审批且具有排他性的角度，认定期刊名称与商标相同不会导致公众误认，不构成侵权。
笔者以为，非商标意义上的使用是一个模糊的概念，缺乏明确的法律规定和认定标准。因此，法院以上述理由认定期刊名称使用不构成侵权，更有依据。这大概也是法院不对非商标意义使用做出评判的原因。
关于非商标意义上的典型案例是：路易威登马利蒂公司与上海鑫贵房地产开发有限公司、上海国际丽都置业有限公司商标侵权和不正当竞争纠纷案[iv]，上海市第二中级人民法院认为：广告中的“LV”图案对被告的楼盘没有商标性标识作用。从“LV”的使用来看，广告中虽然出现了“LV”图案，但该图案系“LV”手提包图案的一部分，而该手提包系整体作为模特手中的道具出现在广告中。除此之外，“LV”图案既未单独出现在广告的其他部分，也未与广告中出现的名称、广告语等连用，因此该图案并非广告商品的商标、名称或装潢，对广告商品没有商标性标识作用。
（二）合理使用抗辩
《商标法实施条例》第四十九条规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。” 这为合理使用抗辩提供了法律依据。事实上，商标与期刊名称冲突案例，基本上都有一个共性，就是商标往往是生活的基本词汇，显著性比较弱。显著性弱的商标经长期使用具有第二含义即区别于其本意的含义，就具有了商标的显著性。但是拥有这种第二含义的商标权利人并不能以其注册商标专用权禁止他人对该商标文字的第一含义——即该文字本来意义的使用。
例如，在“家庭”商标诉《家庭OTC》期刊侵犯商标权纠纷中，法院认为：“家庭”一词是人们在日常生活、工作和学习中使用的常用基本词汇，其作为报刊杂志名称的一部分，具有说明刊物本身特点或者刊物读者群特点的功能和属性。法院进一步阐述：《家庭》杂志社在选用“家庭”二字作为商标时，“家庭”一词表达的是商品或者服务本身的特征，因而它的显著性弱，只是经过《家庭》杂志社将其作为杂志名称长期使用后，才使“家庭”二字有了特定的杂志名称的含义，即在“家庭”二字的基本含义之外产生出第二含义。因此，《家庭》杂志社虽经国家商标局核准在第16类杂志类商品上注册了“家庭”文字商标，成为该注册商标的专用权人，但不能阻止他人对“家庭”二字的合理使用[v]。
同样，在“法律人”商标诉《法律人丛书》书籍侵犯商标权一案中，法院认为：“法律人”突出的标明仍属于对书籍特性、写作人员、阅读群体的说明性指示，标明该系列丛书的作者是法学名家，内容是法律方面的知识，针对的读者群是从事法律方面研习或法律工作的人员，书籍的性质是法律人的专业书籍。这种使用并非指示商品来源的商标意义上的使用，而是对于"法律人三字符号本意的使用，此时的"法律人"三字并不具有商标识别商品来源的作用[vi]。
可见，商标显著性的强弱对于商标侵权的影响，终究还是要归结于合理使用的范畴。但在其他商标的显著性比较强的案件中，，法院没有再论述商标的显著性问题，而是直接适用合理使用驳回商标权人。例如在仁爱出版社诉《学生双语报》使用“仁爱”侵犯商标权案中，法院认为：《学生双语报》系与仁爱版七年级英语教材配套使用的教辅资料，故《学生双语报》中对于“仁爱”二字的使用属于描述性使用，其目的并非在于表明该报纸的来源，而是在于说明并强调该报纸的内容与仁爱研究所的英语教材有关，以便于读者了解该报纸的内容[vii]。
（三）期刊名称须经新闻出版总署批准，期刊名称的排他性，不会产生误导公众。
依据《期刊出版管理规定》第二条规定，期刊出版单位出版期刊，必须经新闻出版总署批准，持有国内统一连续出版物号，领取《期刊出版许可证》。又依据第九条规定，创办期刊、设立期刊出版单位，应当具有确定的、不与已有期刊重复的名称。同时，第十八条规定，期刊变更名称、主办单位或主管单位、登记地、业务范围、刊期的，必须办理审批、登记手续。因此，期刊名称事实上是排他性的，市场上不可能同时出现两份名称相同的期刊杂志。
所以，期刊名称权利人的另一抗辩观点：由于期刊名称的排他性，公众不会混淆商标与期刊名称，因此期刊名称不侵犯商标权。这一抗辩观点，主要是对抗依据《商标法实施条例》第五十条第一项主张商品名称侵犯商标权的权利人。而从司法实践来看，若期刊名称经新闻出版总署审批（注：现实中还存在未经新闻出版总署审批使用期刊名称、或将他人商标与经过审批的期刊名称同时使用的情形，如本文涉及到的“仁爱”案和“咬文嚼字”案），基本上法院都会采纳该观点。
如“新发现”商标诉“新发现”期刊名称侵犯商标权案[viii]中，法院认为：被告“新发现”期刊名称获得了国家新闻出版总署的许可，而且一个期刊名称只能对应一本期刊。既然被告经过许可，使用“新发现”作为期刊名称，那么原告就不能在期刊上再使用“新发现”作为名称，公众也不会同时接触到两本同名为“新发现”的期刊，故被告对该期刊名称的使用行为不会产生误导公众的后果。
如“品位”期刊名称确认不侵犯商标权纠纷案[ix]中，法院认为：期刊名称具有唯一性，在原告已经合法取得“品位”期刊名称的情况下，被告不可能再取得相同的期刊名称，消费者也不可能接触了两本“品位”杂志，因此，原告使用“品位”期刊名称不会造成相关公众的混淆和误认。
（四）保护在先权利原则的适用
解决商业标识的冲突，一项最基本的原则就是保护在先权利原则。依据传统民法的权利法定原则，这里的在先“权利”是否严格限定于法律设定的权利？而期刊名称的并不是法定产生的权利。所以，以在先权利抗辩失去前提。
但是，在许多商标与商业标识冲突案件中，存在于商标申请在商业标识使用之后，如在“品位”案件中，期刊名称核准在先，商标申请在后；在“搜船”商标诉“搜船网”网站名称案件[x]中，网站名称注册使用在先，商标申请在后。此时，商业标识一方都会提出一个观点，即注册在先或使用在先，应当予以保护。而法院在判决书中虽没有明确认定注册在先的商业标识是一种在先权利，但会将注册使用在先认定为合理使用的重要理由之一。
关于“权利法定”原则的突破，实践中呼声很高。而在行政程序和司法程序中也有判例对“在先权利”予以认定。国家商标局商评委在《关于第1592518号“可立停”商标争议裁定书》中认定“药品的商品名称经丰管部门批准后，获批企业对这一药品名称享有独占使用权和将其中请商标注册的权利，此项权利应属于《商标法》第三十一条保护的在先权利之一[xi]。同时，在“可立停”[xii]商标争议行政案中，最高人民法院认为，经实际使用并具有一定影响的药品商品名称，可以作为商标法第三十一条规定的在先权利受到法律保护。”。司法实践中，最近北京市高级人民法院在“邦德007 BOND”商标行政案件中做出判决，认定“007”、“JAMES BOND” 作为在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护[xiii]。且不论这两个案例中认定在先权利所应考虑的知名度问题，单就此行政裁定和司法判决打破“权利法定”原则，值得借鉴。
（五）商标与期刊名称纠纷胜诉案件解析
纵观商标与期刊名称冲突案例，绝大部分案例都是商标权人败诉，而败诉原因也不外乎上述四点。
但是，非常幸运的是，我们也找到了期刊名称胜诉的案例，即“咬文嚼字”商标诉“咬文嚼字”期刊侵犯商标权。该案中，被告也引用合理使用抗辩，认为“咬文嚼字”是一个成语，意为对字句进行反复斟酌。我社出版的《中学第一课堂》封面使用这一成语是为了倡导一种学习方法。
我们关注的是法院认定侵权的理由，法院认为：被告中央民族大学出版社在其出版的《中学第一课堂》系列丛书的封面右上角醒目地标注“咬文嚼字”字样，并用圆圈包围与其他部分隔离，无论是字体还是图形明显与封面其他部分不同，属突出使用，且该部分在所涉图书中均以同样方式使用，成为该系列图书封面上最为突出和醒目的部分，实际上起到该系列图书的标志性作用，使本系列图书与其他同类图书相区别[xiv]。显然，法院认为被告使用“咬文嚼字”属于商标意义上使用行为，侵犯了“咬文嚼字”注册商标权。
（六）期刊、杂志与书籍出版、教辅书籍的类似问题
商标与书刊名称的冲突，还涉及期刊、杂志与书籍出版服务是否类似的认定、以及期刊杂志与教辅图书是否类似的认定。这是因为在尼斯分类中，期刊、杂志、书籍属于第16类商品，书籍出版则属于第41类的服务
商标与书刊名称冲突的案例中，大多数的商标权利依据是第16类，即期刊、杂志、书籍类商品。但是，我们注意到，在有的案件中作为权利依据的商标是第41类即书籍出版服务类。典型案例如“仁爱”案件，原告的“仁爱”文字+拼音商标就是第41类，核定服务项目为函授课程、寄宿学校、讲课、教学、教育、教育考核、教育信息、课本出版（非广告材料）、培训、实际培训、书籍出版、体育教育、图书出版（广告宣传册除外）、幼儿园、组织竞赛（教育或娱乐）。被告的《学生双语报》的各期刊头右上角设计有专门的图标，图标内有“仁爱七年级版”等文字内容。这个案件，一审法院对于“仁爱”商标所指定的服务与“仁爱”名称所标示的商品是否相同或类似的问题一笔带过。法院认为：此出版物虽名为“学生双语报”，但实为双方当事人均无争议的教辅读物，属于仁爱研究所的注册商标所指定的商品范围之内[xv]。而二审法院回避了这个问题，从合理使用角度驳回原告。
笔者认为：第16类商品涵盖了报纸、期刊、书籍、印刷出版物、杂志（期刊）、新闻刊物等商品；第41类服务则涵盖的是课本出版、书籍出版等服务。。不论是课本、教辅图书或期刊杂志等，都应归类于第16类的商品中。被告作为书籍的主办人，没有从事出版服务，法院认定商品或服务相同，显然不妥。
而在一些案例中，权利依据是第16类商标，指定商品是期刊，而被控侵权产品则是教辅类图书。如在“咬文嚼字”案中，原告的权利依据是第16类“咬文嚼字”商标指定商品为期刊，被告的书刊则是《中学第一课堂》丛书，属于教辅读物。法院认为：期刊与教辅读物构成类似商品。笔者认为，法院的认定是正确的。期刊与书籍都属于第16类中的印刷出版物，构成类似商品。
[ii]《品位》杂志社诉《精品购物指南》报社确认不侵犯注册商标专用权纠纷案，杭州市中级人民法院第（2010）浙杭知初字第435号。
[iii]上海新发现人才服务有限公司与上海文艺出版总社侵犯商标权纠纷案上海市第一中级人民法院第(2006)沪一中民五(知)初字第28号民事判决书。
[iv]路易威登马利蒂公司与上海鑫贵房地产开发有限公司、上海国际丽都置业有限公司商标侵权和不正当竞争纠纷案 (2004)沪二中民五(知)初字第242号
[vii]学生双语报社等与北京市仁爱教育研究所侵犯注册商标专用权纠纷上诉案北京市第一中级人民法院第（2006）一中民终字第15091号民事判决书。
[viii]上海新发现人才服务有限公司与上海文艺出版总社侵犯商标权纠纷案上海市第一中级人民法院第(2006)沪一中民五(知)初字第28号民事判决书。
[ix]《品位》杂志社诉《精品购物指南》报社确认不侵犯注册商标专用权纠纷案，杭州市中级人民法院第（2010）浙杭知初字第435号。
[x]北京艺海蓝科技有限公司与浙江克拉司船舶股份有限公司侵犯商标权纠纷案，杭州市滨江区人民法院2012杭滨知初字第58号。
[xi]国家工商总局商标局商标评审委员会《关于第1592518号“可立停”商标争议裁定书》
[xii]最高人民法院【（2010）知行字第52号】
[xiii]中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会与、谢花珍、丹乔有限公司（DANJAQ, LLC）商标异议复审行政纠纷一案，北京市高级人民法院第 (2011)高行终字第374号行政判决书。
[xiv]上海文艺出版总社诉中央民族大学出版社等商标侵权纠纷案湖南省长沙市中级人民法院第（2006）长中民三初字第0319号民事判决书。
[xv]学生双语报社等与北京市仁爱教育研究所侵犯注册商标专用权纠纷上诉案北京市第一中级人民法院第（2006）一中民终字第15091号民事判决书。
参考资料：
1． 李德成，《杂志名称与商标权利冲突的法律问题》。
（撰稿人：浙江天册律师事务所 知识产权部 姚小娟律师 罗云律师 ）
