文案

云知队按：

“云知队”接受美心食品有限公司的委托，就“新美心”商标异议复审提出答辩之质证意见，在商标局核准“新美新”商标注册的不利情况下，“云知队”根据事实与法律拟定质证意见书。

商标评审委员会采纳了“云知队”观点，认为被异议商标“新美新”与引证商标“美心”在文字构成及读音上较为接近，已构成近似，且被异议商标与引证商标使用在咖啡、蜂蜜等同一种或类似商品上，易使消费者认为其标识的商品来源相同或相关，因此，裁定被异议商标不予核准注册。

注：本质证意见书拟定者：云知队 姚小娟律师

 

 第8082589号“新美新”商标异议复审答辩之 

质证意见书

 

国家工商行政管理总局商标评审委员会：

申请人美心食品有限公司（以下简称“申请人”）收到贵委发文编号为2013评01759ZZ1号、第8082589号“新美新”商标异议复审案，被申请人浙江新美心食品工业有限公司（以下简称“答辩人”）的《商标异议复审答辩书》。现申请人对被申请人的答辩意见，陈述质证意见如下：

质证意见一：被异议商标与引证商标，构成近似商标。答辩人主张被异议商标与引证能商标不构成近似，根本没有事实依据。

《商标审查规则》规定，商标近似是指商标文字的字形、读音、含义近似，商标图形的构图、着色、外观近似，或者文字和图形组合的整体排列组合方式和外观近似，立体商标的三维标志的形状和外观近似，颜色商标的颜色或者颜色组合近似，使用在同一种或者类似商品或者服务上易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

依据上述规定，商评委和法院对于商标相同或近似，持有基本相同的观点，即从三个方面进行判断：（1）商标在音形意上近似；（2）易使相关公众混淆误认；（3）考虑商标显著性和知名度。

基于上述规定，结合本案情况，申请人认为：被异议商标“新美新”与引证商标“美心”，属于近似商标。理由如下： 

一、被异议商标与引证商标在文字、读音、主要组成部分上，均构成近似。

（一）被异议商标与引证商标的商标标识

    被异议商标：

引证商标：

第999822号“美心”；   第999817号“美心”；

第999724号“美心”；    第4490038号“美心”；

第218762号“美心”；

（二）从商标文字组成、读音、商标显著部分判断，将被异议商标和引证商标进行主要部分比对和整体比对，被异议商标“新美新”与引证商标“美心”构成近似商标。

依据《商标评审规则》规定，商标相同和近似的判定，首先应认定指定使用的商品或者服务是否属于同一种或者类似商品或者服务；其次应从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面，以相关公众的一般注意力为标准，并采取整体观察与比对主要部分的方法，判断商标标志本身是否相同或者近似。

被异议商标“新美新”，由“新”+“美新”构成。“新”本身是表示程度的形容词，系“美新”的前缀，没有独立的含义，其唯一的作用就是修饰、形容“美新”，“美新”才是被异议商标的重要组成部分，才是被异议商标的具有显著性的部分，才是判断商标是否近似的要点。

1、我们比对商标主要部分，即“美新”与“美心”。很显然，“美心”与“美新”，两者完全近似，甚至可以说是相同，因为：（1）均由两个汉字组成；（2）汉字顺序相同，“美”在前，“心或新”在后；（3）读音完全相同，即“mei xin”。

2、我们再来进行商标整体比对，即“新美新”与“美心”。“新+美新”组合的被异议商标，首字“新”表示“美新”的程度，该商标若用于西点、蛋糕等商品，则会给消费者以“美新”的升级品牌或其品质高于原“美新”的深刻印象。而“美新”本身又与“美心”构成近似甚至相同，无法区分两者的区别。所以，“新美新”在消费者的心目中，就演变成“美心”的升级品牌或者是品质高于“美心”品牌的商品。

（三）答辩人称被异议商标“新美新”采用ABA组合方式，系其独创，是为了与其企业字号“新美心”呼应，系将被异议商标“新+美新”拆解为“新+美+新”，歪曲“新”与“美新”之间的修饰关系，混淆视听，根本不能成立。

1、被异议商标与“新美新”与答辩人企业字号“新美心”不同，“新美新”与“新美心”根本不能呼应。

即便如答辩人所言，被异议商标“新美新”是ABA组合，企业字号“新美心”可不是ABA组合，两者如何呼应？ 可见，答辩人的答辩理由前后矛盾。

退一步讲，即便答辩人的观点是正确的，“新美新”与“新美心”相互呼应，相关公众看到“新美新”就能联想到“新美心”。那么，“新美心”又与“美心”近似简直就是相同商标；相关公众看到“新美新”，自然也能联想到“美心”。

3、答辩人突出使用“新美心”企业字号，已经为生效判决确认为侵权行为。答辩人在本案中再次主张“新美新”系与企业字号“新美心”呼应，再次暴露其试图攀附“美心”商标的主观恶意。 

答辩人使用“新美心”是已经为生效判决所确认的侵权行为（见申请人证据29）。在浙江省高级人民法院尚未做出终审裁决时，答辩人就已经将旗下200多家“新美心”西饼店进行改头换面，自称品牌升级，由“新美心西饼”改为“绿姿西饼”。

回到本案，被异议商标“新美新”与被司法判定为侵权的“新美心”不仅仅是相似商标，简直就是相同商标。答辩人再次提出，注册“新美新”是为了与企业字号“新美心”对应，可见，其又想利用“新美新”实施与“新美心”类似的侵权行为。被异议商标若核准注册，则为答辩人的侵权提供了形式上合法的屏障。答辩人可利用注册商标这一貌似合法的权利，大行其非法的侵权行为。

二、引证商标“美心”具有非常强的显著性和非常高的知名度，应当作为判断“新美新”与“美心”近似的重要因素，更应当给与更宽范围的保护。

商标的知名度和显著性，是影响商标保护范围的重要因素。商标知名度越高、显著性越强，则其受法律保护的范围越大；反之，商标知名度越低，显著性越弱，则其受法律保护的范围的越小。这才是法律要求根据商标知名度和显著性，调整商标保护范围的依据。

首先，引证商标“美心”作为商标，本身系臆造词，含有美好、温馨、幸福之意，具有非常强的显著性。

其次，引证商标“美心”，经过申请人长达60多年的使用、宣传，具有非常高的知名度，可谓是家喻户晓。

特别提请贵委注意：关于引证商标的知名度，异议复审申请书及补充意见已经进行充分的论述和举证，恳请贵委公正审查。在此，申请人不再重复。

引证商标“美心”具有非常强的显著性，且具有非常高的知名度，其知名度范围已经覆盖中国大陆地区。因此，在判断被异议商标“新美新”和引证商标“美心”近似时，应着重考虑“美心”的显著性和知名度，给予其更宽范围的保护。

三、被异议商标“新美新”的注册，会引起相关公众的误认混淆。

首先，误认混淆的判断主体，是蛋糕、西点的相关公众，即我们普通的社会大众。

其次，“新美新”与“美心”，若不看其文字，仅从读音判断，两者明显构成近似商标，给普通公众的印象就是“新美新”是“美心”的升级品牌或更高品质的商品。即便将“新美新”和“美心”放在一起比较，“新+美新”的“美新”没有形成特殊含义，普通公众的第一反应仍然是认为与“美心”有关联。

第三，基于“美心”商标非常强的显著性和非常高的知名度，其知名度范围已经覆盖了中国大陆地区，尤其是在答辩人的所在地浙江，经过申请人诉答辩人商标侵权和不正当竞争一案后，“新美心”已经禁止使用，“美心”系香港西点品牌的概念已经深入人心。在此情况下，若再允许注册“新美新”，势必造成相关公众混淆，公众会怀疑“新美新”是不是来源于申请人香港美心，或者说是申请人的新品牌。一旦产生这样的怀疑，答辩人攀附“美心”商标的目的就已达到。

综合上述三点，申请人认为，被异议商标与引证商标构成近似商标，被异议商标的注册违反了《商标法》第28条之规定，应当禁止注册。答辩人关于被异议商标与引证商标不构成近似商标的主张，根本不能成立。

质证意见二：答辩人注册被异议商标，具有非常强烈的主观恶意，违背了最基本的诚实信用原则。这种以不正当手段注册商标的方式，应当得到法律的禁止和严惩。

四、答辩人申请注册被异议商标，具有非常强烈的主观恶意，违背了最基本的诚实信用原则，被异议商标应当禁止注册。

一切民事活动都应该遵循诚实信用原则，这是民事立法的基本出发点。商标法中的诚实信用原则，则主要体现在如《商标法》第44条对恶意抢注行为的禁止，《商标法》对31条对侵犯他人在先权利的禁止，《商标法》第41条对以欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册的行为的禁止。当然，更包括本案这种貌似合法，实质上是试图通过合法注册谋取非法利益的注册行为。

即将于2014年5月1日实施的新《商标法》，明确将诚实信用原则规定在第七条，即“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”

本案中，答辩人申请注册被异议商标，违背了的诚实信用原则，应当禁止。

（一）答辩人的法定代表人早年的香港求学和工作，明知申请人的“美心”具有很高的知名度和美誉度。

申请人创立于上个世纪50年代，经过半个多世纪的发展，“美心”西饼遍布香港各个地区，在港可谓是家喻户晓，具有非常高的知名度和美誉度。

根据申请人的调查，答辩人的法定代表人罗子光早在上个世纪80年代就在香港求学、工作多年。作为港人，罗子光明知“美心”商标所具有的知名度和美誉度。于是，1992年，罗子光在浙江宁波登记注册答辩人公司即“宁波新美心食品工业有限公司”。为达到进一步攀附“美心”商标的目的，答辩人在没有“新美心”注册商标的情况下，为其西饼店冠名“新美心西饼”，并号称是来源于其企业字号（这与本案中，答辩人的抗辩完全一致）。

从答辩人的创设背景、使用“新美心”字号的行为，明显可知答辩人是明知“美心”商标的知名度和美誉度，仍设立含有“新美心”字号的企业，再进一步注册商标，实施其侵权行为。所以，答辩人申请注册被异议商标的主观恶意非常明显，就是为攀附“美心”商标。

（二）答辩人利用与“美心”商标近似的企业字号“新美心”实施的侵权行为，已为生效判决确认为侵权行为，并禁止商标化使用“新美心”。

答辩人在设立之后，在没有获得“新美心”注册商标的情况下，突出使用即商标化使用其企业字号“新美心”，并因此侵权而被禁止使用。答辩人的侵权之心，昭然若揭。（见申请人证据29）

答辩人围绕申请人的商标、商号，申请注册了一系列“新美心”商标、“NEW MAXIME”商标、“新美心 NEW MAXIME”商标、包括本案被异议商标“新美新”等。如果这些商标获得注册，正为答辩人的后续侵权行为，披上合法的外衣。

所以，答辩人的侵权主观恶意由来已久，不是今时今日的一时起意。而申请注册被异议商标，仅是答辩人实现其侵权目的的一种方式。

（三）答辩人多次申请注册与申请人的“美心”商标、“MAXIME’S”商标和商号近似的商标，试图全方位模仿申请人。

1、答辩人申请注册与申请人英文字号和商标“MAXIME’S”近似的商标“NEW MAXIME”。

“MAXIME’S”既是申请人的英文商号，也是申请人在多个国家的注册商标。

答辩人在中国申请注册多个与“MAXIME’S”近似的商标，包括第5786730号“NEW MAXIME BAKERY CAKE”商标、第8041780号“NEW MAXIME”商标。

如果说“新美心”是答辩人的企业商号，申请注册“新美新”是为了与企业字号呼应。那么，“MAXIME’S”是申请人的企业字号，MAXIME既不是英文词汇，也不是中文拼音，而是申请人的臆造词。答辩人申请注册“NEW MAXIME”商标、“NEW MAXIME BAKERY CAKE”商标，到底是基于什么理由？如果也是臆造词，为何会如此惊人的一致？所以，无需多言，答辩人申请注册这些商标，就是为了全方位攀附申请人的商标。

2、答辩人申请注册与“美心”商标近似的“新美心”的商标，均已无效。

第4119042号“新美心 NEW MAXIME”商标，第29类；第4119043号“新美心 NEW MAXIME”商标，第35类；第4119044号“新美心”商标，第30类；第6408634号“新美心”商标，第30类。

上述四个商标均已无效，第29类和第30类的商标申请，均是因为与申请人的“美心”商标近似，而被驳回。

第6408633号“心美新”商标，因申请人异议，已经被商标局裁定驳回，不予注册。

由此可见，商标局已经认定“新美心”与“美心”构成近似商标。同理，本案“新美新”与“新美心”一字之差，商标文字组合、读音完全相同，两者当然也构成近似商标，应当禁止注册。

质证意见三：申请人在商标异议复审中，引用多份生效判决和行政裁决，与本案具有利害关系，答辩人主张与本案无关，根本不能成立。

申请人举证的多份裁判文书和行政机关裁决书，系证明引证商标“美心”具有非常高的知名度，市场上攀附“美心”商标的侵权行为非常多。

尤其是证据29宁波市中级人民法院的民事判决书，该案系申请人诉答辩人使用“新美心”侵犯申请人“美心”商标权的生效判决。该案中，法院判决确认答辩人使用“新美心”侵犯申请人的“美心”商标权。这进一步证明，答辩人围绕“美心”商标，注册的一系列商标，都是为攀附“美心”商标而为，答辩人注册被异议商标，具有非常强的主观恶意，违反了最基本的诚实信用原则。

补充意见四：商标局（2012）商标异字第65987号《“新美新”商标异议裁定书》认定被异议商标与引证商标第218762号“美心”商标使用商品未构成类似，属事实认定错误。

（一）被异议商标与引证商标核定商品

被异议商标：第8082589号“新美新”，第30类，核定商品包括“咖啡；茶；蜂蜜；谷类制品；面条”。

引证商标：第218762号“美心”，第30类，核定商品“酱油；醋；酱；味精及胡椒粉；咖啡粉；曲和酵母等调味品；茶；咖啡；可可；冰制品；豆浆；啫喱滋补粉；膨化食品；谷制品；米；面；面条；藕粉；淀粉及其制品；豆制品；大豆和植物蛋白；麦片；馅饼；包子；饺子；汉堡包；盒饭；粥；汤料；玉米浆；非医用营养膏；浆；液；粉；晶”。

（二）被异议商标与引证商标核定商品相同且类似，商标局认定事实错误。

首先，被异议商标的核定商品“咖啡；茶；谷类制品；面条”，与引证商标核定商品完全相同。

其次，被异议商标的核定商品“蜂蜜”与引证商标的核定商品类似。

《商标审查规则》规定，类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或基本相同的商品。

被异议商标核定的商品“蜂蜜” 与引证商标核定的商品，其功能和用途，都是日常的食品，其销售渠道都是在卖场，其消费对象都是普通社会公众，所以，被异议商标核定商品“蜂蜜”与引证商标核定商品构成类似商品。

结语：

综上所述，被异议商标“新美新”与引证商标“美心”构成近似商标，且被异议商标指定商品与引证商标核定商品相同和类似，因此，答辩人申请注册被异议商标，违反了《商标法》第28条之规定。答辩人关于被异议商标与引证商标不构成近似商标的理由不能成立；答辩人申请注册被异议商标违背了基本的诚实信用，应当禁止注册。

 

答辩人：美心食品有限公司   

时间：二〇一四年一月二十四日